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相同的现有设计,不同的裁判结果——上海某智能遮阳科技公司诉常州某科技公司侵害外观设计专利权纠纷案

作者:yousu03 日期:2021-05-18 阅读量:

案件详情:

本案为原告上海某智能遮阳科技公司(以下简称上海遮阳公司)诉被告常州某科技公司(以下简称常州科技公司)侵害外观设计专利权纠纷案,我方代理被告常州科技公司应诉。案件基本事实如下:

2019年,上海遮阳公司在展会上发现常州科技公司许诺销售及销售的“百叶窗”产品与其所拥有的专利号为:ZL201730104992.7的外观设计专利相同,落入了其外观设计专利权的保护范围,侵害了其专利权,故诉致展会所在地法院,上海知识产权法院。诉请判令常州科技公司停止生产、销售被控侵权产品,并赔偿其经济损失15万元及合理支出12468元。

我方代理被告常州科技公司应诉,提出现有设计抗辩,但未能被法院采纳,一审判决常州科技公司停止侵害涉案专利的专利权,并赔偿50000元。我们在代理一审案件的同时针对涉案专利向国家知识产权局申请了专利无效宣告,但是在一审判决前因疫情影响,未能正常开庭。在二审期间,涉案专利被国家知识产权局以不符合专利法第二十三条第二款宣告无效,鉴于此,上海某智能遮阳科技公司撤回起诉。而我方在一审程序中使用的现有设计证据与在无效宣告程序中使用的现有设计证据完全相同,并未作任何替换。


律师策略:

承接到本案已经距离开庭时间临近,超出指定的答辩期。我方立即开展了专利无效宣告工作,期以《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第六条来中止本案的审理,为无效宣告赢得时间,但是中止案件审理请求因超出答辩期提出,未能被允许。

此后,在无效宣告的检索过程中发现,案涉专利系“百叶窗”产品,其形状为长条状,在其表面设有花纹。而此类外观设计的对比文件检索相较于形状的比对更为繁琐。其一,因为表面图案使用“以图搜图”的智能检索方式,在现有数据库及图片识别技术上,检出率极低;再者,表面图案需以肉眼逐个观察,无法使用其他特征词进行检索。随即,我们构造检索式,在案涉专利申请日之前,选择与案涉专利同一分类,附加“百叶窗片”等关键词进行了第一轮的检索。面对庞大的检索结果,逐一核对后,并未能检索到近似的外观设计。

随即,我们更换了检索思路,既然百叶窗叶片上的图案系使用带有花纹的花辊压制而成,则可能该图案来源于其他产品的现有设计或现有素材库的可能性很大,需要扩大检索范围。我们将与百叶窗叶片压纹生产工艺近似的墙纸及皮革或其制品纳入了检索范围,经检索,发现授权公告日早于案涉专利申请日的一合成革上载有的图案与涉案专利表面的图形非常近似,此番也印证了我们的检索思路。

我们将该合成革证据用以诉讼中作为现有设计抗辩使用,另一方面将该合成革证据与现有的百叶窗片形状进行组合提起专利无效宣告请求。在专利无效宣告开庭前,上海市知识法院即作出一审判决,法院认为:经比对,现有设计与被控侵权百叶窗叶片花纹均为大、小米字星型、圆点不规则分布,但是现有设计与被控侵权产品不属于相同或相近种类产品,且图案分布具体方式亦有差异,故被告的现有设计抗辩不能成立。

鉴于此,本案的成败几乎只能靠无效宣告的结果来认定了,在收到判决书后,我们立即向上海高级人民法院提起上诉,同时与国家知识产权局专利局联系,希望能通过互联网在线对本案进行审理,以防在二审开庭前专利无效仍未能出结果,专利局同意了此申请。


案件结果:

一审上海知识产权法院判决:被告常州某科技有限公司于本判决生效之日起立即停止对原告上海某遮阳公司享有的外观设计专利权的侵害;被告常州某科技有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告上海某遮阳公司经济损失及合理费用人民币共计5万元。在随后的无效宣告中,国家知识产权采纳了我们的无效宣告请求,宣告涉案专利全部无效。上海遮阳公司收到无效宣告决定后,即申请撤回本案的起诉,本案得以结案。

典型意义:

本案的典型意义之一在于:在专利侵权民事诉讼案件还是专利无效宣告程序中,对现有技术或设计的检索,如在与案涉专利或被控侵权产品相同或近似的类别中无法检索到合适的对比文件,应根据涉案专利或被控侵权产品的特点,寻找拥有与该特点相同或近似的元素的专利类别进而扩大检索范围。

再者,合理的利用在诉讼程序及无效程序中对现有设计的不同的认定方法和证明标准,选择适当的程序以取得良好的办案效果。


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