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盈科东莞律师代理案件入选广州知识产权法院“2022年服务和保障科技创新十大典型案例”

作者:北京市盈科(东莞)律师事务所 日期:2023-04-18 阅读量:

2023年2月28日,广州知识产权法院发布了广州知识产权法院“2022年服务和保障科技创新”十大典型案例。其中,北京市盈科(东莞)律师事务所王伟麟律师代理案件——分案申请发明专利临时保护期使用费案,入选广州知识产权法院“2022年服务和保障科技创新十大典型案例”。

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案例5

分案申请发明专利临时保护期使用费案

【案情与裁判】

原告是“一种用于散装扎带的自动分料机构”发明专利的专利权人。原告发现被告未经许可擅自生产、销售、许诺销售与涉案专利相同的产品,认为在发明专利临时保护期内,被告应当支付使用费而未支付;在发明专利授权公告后,被告构成专利侵权,故提起诉讼。

广州知识产权法院经审理查明,涉案专利权存在母案申请与分案申请的特殊情形,本案发明属于分案申请。原告主张分案申请临时保护期许可费支付期间为母案申请的专利申请公布日即2017年,至分案申请的授权公告日2021年期间,并主张支付前提要件是被诉技术方案同时落入分案申请专利2020年申请公布时的保护范围与2021年公告授权时的保护范围。法院认定本案分案申请专利的临时保护期许可使用费应当从分案申请的专利申请公布日计算至分案申请的专利授权公告日,而非向前延伸至母案申请的专利申请公布日,并作出相应判决。

本案一审宣判后,被告向最高人民法院提起上诉,目前处于二审审理阶段。


【典型意义】

本案为国内司法领域首例关于分案申请专利临时保护期使用费起算点争议纠纷民事案件。关于该起算点应以分案申请公布日为准,还是以母案申请公布日为准的问题,广州知识产权法院认为,首先,根据专利法三十一条关于专利申请单一性的规定,母案申请与分案申请专利在发明构思上虽然可能具有一定的联系,权利要求中的部分技术特征也有可能存在相同的情况,但两者仍然属于两项独立的专利,因此当母案申请的技术方案向社会公布时,并不意味着社会公众已当然能获知分案申请的技术方案。其次,专利法第十三条所述“发明专利”应包括分案申请的发明专利,其所述的“发明专利申请公布后”相应地应系指分案申请公布日。由于母案申请专利为独立的另外一个专利,以母案申请公布日为临时保护期许可费起算点,不仅与该条规定不符,也将令分案申请的专利申请公布日失去法律意义。再次,根据司法解释关于临时保护期许可使用费的规定,该许可费支付前提是被诉技术方案在该专利申请公布日和授权公告日的两个保护范围内“双落入”,而若以较早的公开日母案申请公布日作为临时保护期起算点增加了第三个保护范围,与该规定的“双落入”规则矛盾。据此,法院判决认定本案分案申请的临时保护期许可费应当从分案申请的专利申请公布日计算至分案申请的专利授权公告日。

本案判决体现广州知识产权法院对专利新类型案件的探索。


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